La licence, un levier de valorisation souvent méconnu.
Partie 1 : Brevet ou marque détenus à titre personnel : la licence, un levier de valorisation souvent méconnu.
Lorsqu’un brevet ou une marque est détenu à titre personnel par son titulaire, celui-ci peut en valoriser les droits en concédant à une entreprise une licence d’exploitation. Cette dernière est alors autorisée à utiliser le brevet ou la marque dans le cadre de son activité, en contrepartie du versement de redevances. Le titulaire conserve la propriété de l’actif immatériel et perçoit une rémunération liée à son exploitation par l’entreprise licenciée.
Cette modalité de valorisation est souvent méconnue alors même qu’elle permet de dissocier la propriété du droit de son exploitation économique.
Cession ou licence : quelles différences ?
La cession et la licence de brevet ou de marque doivent être distinguées avant même d’envisager une stratégie de valorisation.
La cession consiste à transférer définitivement la propriété de l’actif immatériel à un tiers. Le cédant perd alors la propriété de son titre et l’acquéreur, quant à lui, devient pleinement titulaire des droits rattachés à l’actif en question.
La licence de brevet ou de marque, quant à elle, permet au titulaire initial de conserver la propriété tout en autorisant un tiers à l’exploiter selon des conditions définies dans un contrat rédigé de façon claire. En contrepartie, le licencié verse le plus souvent une rémunération sous forme de redevance au titulaire du brevet/marque qui conserve donc son titre tel quel.
Pourquoi envisager une licence ?
Lorsqu’un brevet ou une marque est déjà utilisé dans le cadre d’une activité commerciale, la question de la licence peut sembler secondaire. Pourtant, certaines situations amènent à une réflexion sur ce sujet…
- La licence peut permettre d’identifier et de valoriser plus clairement la contribution spécifique de l’actif immatériel au sein d’une activité économique plus large.
- L'octroi de licence peut également permettre l’exploitation par des tiers sur des marchés spécifiques que le titulaire du brevet n’atteint pas (ex : exploitation commerciale dans un pays dans lequel le titulaire n’est pas présent, ou dans un secteur d’activité connexe qui n’est pas directement celui du titulaire).
- Dans d’autres situations, la licence peut permettre de distinguer les revenus liés à l’exploitation industrielle ou commerciale de ceux résultant de l’utilisation du brevet ou de la marque.
La possibilité de générer des revenus sous forme de redevances
L’un des principaux intérêts d’une licence réside dans la possibilité de percevoir des redevances en contrepartie du droit d’exploitation accordé. Ces redevances peuvent être calculées selon différentes méthodes :
- Forfait initial (upfront) : paiement unique à la signature
- Redevances courantes (running royalties) : pourcentage du chiffre d'affaires net
- Minimum garanti : plancher annuel indépendant des ventes
- Milestones : paiements conditionnés à des étapes (AMM, premiers revenus)
La nécessité d’une rigueur dans la rédaction des contrats de licence
La durée : Le contrat doit tout d’abord préciser la période pendant laquelle le licencié est autorisé à exploiter l’élément d’actif immatériel ainsi que les conditions de renouvellement ou de résiliation.
L’exclusivité : Il existe différents types de licences
- Licence non exclusive : Lorsque plusieurs licences peuvent être accordées simultanément (flexibilité maximale, permet de multiplier les partenaires sur différents territoires ou segments de marché).
- Licence exclusive : Lorsque le licencié est le seul à pouvoir exploiter le brevet sur le territoire concerné (valeur plus élevée, le licencié bénéficie d'un monopole d'exploitation dans le périmètre concédé).
- Licence unique : compromis intermédiaire, le titulaire conserve le droit d'exploiter lui-même
- Licence de droit : déclaration volontaire auprès de l'INPI, ouvrant le brevet à tout licencié potentiel
Les redevances : Le contrat doit définir précisément les modalités de calcul, de déclaration et de paiement des redevances.
Le contrôle de l’exploitation : Le titulaire a tout intérêt a prévoir des mécanismes permettant de vérifier les conditions d’exploitation du brevet et l’exactitude des éléments servant au calcul des redevances.
L’importance d’un accompagnement juridique, fiscal et comptable pour sécuriser l’opération.
Il est important de souligner que la licence de marque ou de brevet doit être envisagée comme une piste de réflexion stratégique et non comme un mécanisme automatique de création d’optimisation. Ainsi, un accompagnement par des professionnels à la fois en propriété intellectuelle, en fiscalité, en comptabilité vont permettre de sécuriser l’opération et de l’adapter à la situation concrète de votre entreprise.
Partie 2 : Marque ou brevet initialement détenue par la société : la cession au dirigeant suivie d'une concession de licence
Une autre situation mérite l’attention des dirigeants et entrepreneurs. Contrairement à l’hypothèse dans laquelle la marque ou le brevet est détenu dès l’origine à titre personnel, il arrive que l’actif de propriété intellectuelle ait été déposé au nom de la société.
La question se pose alors de savoir s’il est possible pour la société de céder ultérieurement la propriété de la marque ou du brevet à son dirigeant, afin que celui-ci en devienne titulaire à titre personnel, puis concède à la société une licence d’exploitation moyennant le versement de redevances.
Une telle opération présente un risque très important. En effet, ce schéma nécessite une analyse approfondie des enjeux juridiques, fiscaux et sociaux.
Lorsqu’une marque ou un brevet est déposé et exploité par une société, certains dirigeants peuvent envisager de transférer ultérieurement sa propriété à titre personnel afin de percevoir ensuite des redevances de licence versées par la société. Ce schéma repose sur une opération en deux temps.
Dans un premier temps, la société cède la propriété de la marque au dirigeant. Cette cession doit donner lieu au paiement d’un prix correspondant à la valeur réelle de la marque. Une fois devenu propriétaire du titre, le dirigeant conclut dans un second temps, avec la société, un contrat de licence l’autorisant à continuer d’exploiter la marque dans le cadre de son activité. En contrepartie, la société verse périodiquement des redevances au dirigeant.
Toutefois, ce mécanisme présente plusieurs risques importants.
Les risques économiques
Tout d’abord, une telle opération suppose que la marque/le brevet soit cédé à sa juste valeur, moyennant le paiement d’un prix réel et sérieux par l’acquéreur. À défaut, l’opération pourrait être contestée, notamment au regard de l’intérêt social de la société et du risque de requalification en donation avec assimilation à un acte anormal de gestion.
Par ailleurs, le montant des redevances de licence devrait également être fixé de manière objective et justifiée. À titre indicatif, des redevances de marque se situent souvent dans une fourchette de l’ordre de 3 % à 5 % du Chiffre d’affaires, sous réserve d’une analyse au cas par cas. Un montant excessif ou insuffisamment justifié pourrait être contesté, notamment comme avantage occulte ou distribution déguisée.
Il convient également de tenir compte des coûts de mise en place de l’opération, tel que le coût de la rédaction d’un contrat de cession, auquel s’ajoute les frais pour l’inscription au Registre national des marques et au Registre national des brevets. Il faudrait également prévoir des frais pour la rédaction d’un contrat de licence et le coût de son inscription.
Ainsi, ce montage impliquerait, d’une part, le paiement par la personne physique d’un prix non négligeable pour acquérir la marque ou le brevet et, d’autre part, une limitation nécessaire du montant des redevances pouvant être facturées à la société. La rentabilité de l’opération est donc à relativiser.
Les risques fiscaux
De plus, le tout présenterait un risque fiscal non négligeable. Concernant la cession elle-même, si la marque est cédée à un prix inférieur à sa valeur réelle, l’administration fiscale peut considérer que la société a accordé un avantage injustifié à son dirigeant. La différence entre la valeur réelle de la marque et le prix effectivement payé peut alors être réintégrée dans le résultat imposable de la société et être qualifiée de revenu distribué entre les mains du dirigeant.
Le second risque porte sur l’intérêt économique de l’opération. Lorsque la société exploitait déjà la marque avant sa cession, l’administration peut s’interroger sur les raisons qui l’ont conduite à se dessaisir d’un actif stratégique pour ensuite payer des redevances afin de continuer à l’utiliser. En l’absence de justification économique sérieuse, l’opération peut être analysée comme un acte anormal de gestion.
Enfin, les redevances elles-mêmes peuvent faire l’objet d’un contrôle. L’administration vérifie notamment que leur montant correspond à la valeur réelle du droit concédé. Des redevances excessives ou déconnectées de l’exploitation effective de la marque pourraient être partiellement ou totalement remises en cause.
Dans les situations les plus sensibles, lorsque le montage apparaît principalement motivé par un objectif d’optimisation fiscale sans véritable substance économique, l’administration peut également rechercher l’existence d’un abus de droit.
Les risques sociaux et URSSAF
Sur le plan social, la question essentielle est de déterminer si les sommes versées au dirigeant rémunèrent réellement un droit de propriété intellectuelle ou si elles constituent, en réalité, la contrepartie de son activité au sein de la société.
L’URSSAF peut être tentée de requalifier les redevances en rémunération soumise à cotisations lorsqu’elle considère que les versements sont étroitement liés aux fonctions exercées par le dirigeant ou qu’ils se substituent à une rémunération classique.
Ce risque est particulièrement présent lorsque plusieurs éléments sont réunis :
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- Le dirigeant contrôle la société qui verse les redevances
- La marque a été créée ou développée grâce aux moyens de la société
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- La marque a été transférée de la société au dirigeant peu avant la mise en place de la licence
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- Les redevances représentent une part importante des revenus perçus par le dirigeant
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- Le montant des redevances apparaît disproportionné au regard de la valeur économique réelle de la marque
Dans une telle hypothèse, l’URSSAF pourrait considérer que les sommes versées constituent un complément de rémunération. Les conséquences peuvent être lourdes : rappel de cotisations sociales, majorations de retard et pénalités.
Ainsi, à ce stade, il n’est pas recommandé de réaliser cette opération. Les coûts et les risques paraissent trop importants au regard des redevances qui pourraient raisonnablement être perçues dans le cadre d’une licence, d’autant plus que le risque de poursuite par l’administration fiscale peut largement être justifié.
